In alternativa al marchio Comunitario, per l’ estensione della protezione del marchio all’ estero, è possibile utilizzare una procedura unificata di deposito regolata dall’ Accordo e Protocollo di Madrid.

Con tale procedura è possibile richiedere, dinanzi all’Ufficio Internazionale di Ginevra (O.M.P.I. o W.I.P.O.) una protezione in ciascuno degli Stati che hanno aderito all’Accordo e Protocollo di Madrid. In pratica, la registrazione internazionale consiste in un’unica procedura per ottenere un “fascio” di marchi nazionali registrati, ognuno valido per il Paese indicato nella domanda.

Alcuni Stati hanno aderito solo all’Accordo (A), altri solo al Protocollo (P), infine esistono altri Stati, tra cui l’Italia, che aderiscono ad entrambi (A) (P). Per un elenco completo dei Paesi aderenti alle Convenzioni sul Marchio Internazionale vedi la sezione “Utilità”.

Quando il marchio di base è un marchio nazionale di un Paese che aderisce ad entrambe le Convenzioni (come ad esempio l’Italia) è possibile designare indifferentemente sia i Paesi aderenti solo all’Accordo (la normativa applicabile è, appunto, quella dell’Accordo) sia quelli aderenti solo al Protocollo (la normativa applicabile è quella del Protocollo) o ad entrambi (nel qual caso troveranno applicazione le norme sul Protocollo).

Le principali differenze tra i due sistemi sono di seguito elencate:

• marchio di base. L’Accordo presuppone che il marchio internazionale sia basato su una registrazione, mentre ai sensi del Protocollo è sufficiente una domanda;
• periodo del rifiuto. Gli Stati membri dell’Accordo possono presentare obiezioni e rifiuti entro 12 mesi, quelli del Protocollo di Madrid entro 18 mesi dalla data di notifica agi Uffici nazionali da parte dell’OMPI;
• tasse. Per gli Stati del Protocollo di Madrid sono previste tasse individuali variabili per ciascun Paese;
• trasformazione. Soltanto il Protocollo di Madrid prevede che nel caso in cui il Marchio Internazionale subisca un’azione di annullamento entro i primi 5 anni dalla registrazione, il titolare ha la possibilità di trasformarlo in tanti Marchi Nazionali negli Stati del Protocollo di Madrid ove non ci sono impedimenti.

Procedura

Fase 1: “registrazione”

Per poter depositare un Marchio Internazionale è necessario che il titolare del marchio abbia la cittadinanza, il domicilio o, in caso di società, uno stabilimento commerciale o industriale, in uno degli Stati aderenti alla Convenzione ed è necessario aver preventivamente depositato ed ottenuto il marchio in detto Stato.

Il marchio internazionale deve essere depositato per il tramite dell’Ufficio nazionale del Paese d’origine che dovrà trasmettere la documentazione all’Ufficio Internazionale, il quale, dopo aver espletato un esame di natura formale, assegna un numero di registrazione al marchio e provvede ad emettere il Certificato di Registrazione Internazionale.

Il marchio internazionale dura 10 anni dalla data di deposito, ma, per i primi 5 anni a decorrere dalla data di registrazione del marchio Internazionale, è legato alla vita del marchio di origine, per cui se il marchio nazionale di base venisse abbandonato, o decadesse, o fosse annullato, anche il Marchio Internazionale diverrebbe nullo.

Fase 2: “accettazione” o “rifiuto”

L’Ufficio Internazionale, dopo la registrazione internazionale, provvede ad informare le amministrazioni degli Stati designati.

Le Amministrazioni nazionali dei Paesi designati hanno tempo un anno (se aderiscono all’Accordo) o diciotto mesi (Protocollo) dalla data di notifica della registrazione internazionale del marchio, per sollevare obiezioni in merito alla registrabilità del marchio nel loro Stato, altrimenti, trascorso tale termine senza aver ricevuto rifiuti, il marchio può ritenersi accettato.

I rifiuti possono essere basati su valutazioni di ordine:

• formale (ad esempio elenco dei prodotti)
• sostanziale (carenza di distintività o di novità del marchio).

Inoltre in alcuni Stati (ad esempio in Germania, Spagna e Svizzera) la procedura locale prevede la possibilità, per i terzi, di presentare opposizione alla concessione del marchio internazionale che potrebbe pregiudicare i loro diritti di privativa anteriori.

Nota

In caso di rifiuto del marchio internazionale in uno Stato si perderà il diritto solo in quello Stato ma la procedura continuerà per gli altri Paesi designati.