Il 23 Marzo 2016 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Il nuovo marchio che produce effetti su Paesi dell’Unione non si chiamerà più Marchio Comunitario ma Marchio dell’Unione europea (RMUE) e, analogamente, anche il nome dell’Ufficio sarà modificato in Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Tutti i marchi comunitari esistenti diventeranno automaticamente marchi dell’Unione europea e domande di marchio dell’Unione europea in data 23.3.2016.

Una delle variazioni più consistenti e palesi è quella che riguarda il sistema delle tasse che passerà da una tassa di base comprensiva di 3 classi a un sistema di pagamento basato “a classe”.

Sarà pertanto introdotta una tassa base per una sola classe di deposito e delle tasse aggiuntive per ogni classe oltre la prima.

Lo spartiacque per la determinazione del quantum delle tasse è rappresentato dalla data di deposito, pertanto se i depositi di marchi, rinnovi, ricorsi od opposizioni sono anteriori al 23 Marzo si applicheranno le vecchie tasse, diversamente potranno essere applicate le nuove.

Prodotti e servizi del Marchio dell’Unione europea

Il nuovo regolamento stigmatizza la portata della sentenza ‘‘IP Translator” (causa C-307/10).

In tema di prodotti e servizi rivendicati dai marchi, la protezione si estende ai prodotti/servizi designati all’interno della classe ed il marchio produrrà effetti soltanto per essi.

Il Marchio Comunitario (dal 23 Marzo Marchio dell’Unione europea), conferisce il diritto di esclusiva su un segno distintivo contemporaneamente in tutti i 28 paesi dell’Unione Europea, in modo indivisibile.

Gli uffici competenti (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno o UAMI, dal 23 Marzo Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per il ricevimento e la gestione delle domande e delle registrazioni si trovano in Spagna, ad Alicante. La domanda di Marchio dell’Unione europea può essere presentata in una delle lingue ufficiali dell’U.E., ossia francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco.

Il Marchio dell’Unione europea ha il vantaggio di essere organizzato in una procedura di registrazione unica e di essere accessibile per le aziende di dimensioni medio/piccole sia in termini economici che pratici.

A differenza della registrazione internazionale, il Marchio dell’Unione europea è un marchio unico e valido nell’intera Unione Europea, con effetti equivalenti ai marchi nazionali per i singoli Stati europei.

La disciplina normativa è assimilabile alla legge nazionale. Così, valgono per il Marchio dell’Unione europea gli stessi principi sulla non descrittività del segno, liceità, capacità distintiva e novità.

In particolare il regolamento sul Marchio dell’Unione europea distingue gli impedimenti “assoluti” alla registrazione (il principale dei quali è costituito dalla mancanza di carattere distintivo) da quelli “relativi” che consistono, invece, nella mancanza di novità del segno dovuta alla preesistenza di segni anteriori eguali o simili relativi a prodotti o servizi eguali o affini.

Gli impedimenti “relativi” possono essere invocati in sede di opposizione o di azione di nullità solo da parte dei titolari dei segni anteriori per ottenere il rifiuto/annullamento di registrazione del successivo marchio Comunitario/ Marchio dell’Unione europea confondibile, mentre gli impedimenti “assoluti” possono essere fatti valere da chiunque tramite apposite azione di annullamento.

Il nuovo regolamento modificativo ha formalizzato la prassi attuale in base alla quale il periodo per la presentazione delle osservazioni di terzi scade prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell’adozione della decisione finale sull’opposizione.

Inoltre, il regolamento modificativo stabilisce espressamente il diritto dell’Ufficio di riaprire l’esame degli impedimenti assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione.

È importante considerare inoltre, sempre in virtù del principio di unitarietà, che la validità del marchio Marchio dell’Unione europea va valutata con riferimento a ciascuna parte della Comunità.

Ad esempio se il marchio costituisce denominazione generica soltanto in uno dei Paesi della Comunità, ovvero se soltanto in uno di tali Paesi esso risulti ingannevole, ciò può compromettere la validità del marchio su tutto il territorio dell’U.E.; analogamente la mancanza di novità verrà valutata con riferimento non solo agli anteriori marchi comunitari, ma anche con riferimento ai marchi nazionali registrati in uno Stato membro, o comunque con efficacia in uno Stato membro.

In termini pratici un eventuale impedimento alla registrazione anche solamente per uno Stato membro dell’U.E. invaliderà il marchio Comunitario/ Marchio dell’Unione europea per tutti i restanti Paesi europei.

Se la domanda di registrazione di Marchio dell’Unione europea non viene accettata per motivi esistenti soltanto in alcuni Paesi dell’Unione, la domanda può, a certe condizioni, essere convertita in domanda nazionale negli altri Stati in cui non sussiste questo impedimento.

Procedura di registrazione del Marchio dell’Unione europea

L’ UAMI/ EUIPO espleta, oltre che un esame sulla regolarità formale della domanda, altresì quello sulla sussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione.

Dopo l’esame della domanda di Marchio dell’Unione europea, l’UAMI/ EUIPO e gli uffici nazionali che partecipano al sistema di ricerca nazionale redigono una relazione di ricerca. Il depositante potrà decidere se ricevere relazioni di ricerca dietro il pagamento della relativa tassa. Scopo di questa ricerca è scoprire eventuali marchi anteriori che potrebbero essere in conflitto con il marchio oggetto della nuova domanda.

Dopo la fase di esame e ricerca, la domanda di Marchio dell’Unione europea è quindi pubblicata sul Bollettino dei Marchi Comunitari e l’UAMI informa di questa pubblicazione i titolari di marchi comunitari anteriori emersi nella ricerca.

Si apre così la fase delle opposizioni, durante la quale i titolari di Marchi dell’Unione europea anteriori, depositati o registrati a livello nazionale, internazionale o comunitario possono contestare il Marchio per la carenza del requisito della novità.

Sull’opposizione decide l’Ufficio di Alicante, e contro questa decisione, nonché contro i rifiuti di registrazione, è data una prima possibilità di ricorso avanti alle Commissioni di Ricorso istituite presso l’Ufficio stesso.

Terminata positivamente l’eventuale fase di opposizione, il Marchio dell’Unione europea viene pubblicato e registrato nelle classi indicate nella domanda. La registrazione del Marchio dell’Unione europea conferisce al titolare di esso un diritto di esclusiva consistente nel vietare ai terzi determinati comportamenti contraffattivi.

La durata della registrazione del Marchio dell’Unione europea è di 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. La registrazione è rinnovabile all’infinito per periodi di 10 anni. Nessuna modifica del Marchio è ammessa all’atto del suo rinnovo, salvo che concerna il nome o l’indirizzo del titolare.