Il marchio è il segno distintivo che viene apposto sui propri prodotti e servizi per distinguerli da quelli della concorrenza.
Il marchio gode di una protezione territoriale solo nei Paesi in cui è stato registrato, quindi è certamente opportuno assicurare la tutela dei propri segni distintivi in tutti quei Paesi che sono importanti e ponderali per il proprio business.
Perché? Perché avere una solida protezione significa “mettere al sicuro” l’avviamento e il fatturato sviluppato in quel Paese.
Ma quando parliamo di protezione del marchio all’estero è necessario avere bene a mente queste tre informazioni fondamentali.
1 – NON TUTTI I PAESI ESTERI RICONOSCONO IL MARCHIO DI FATTO E SE RICONOSCIUTO È COMUNQUE UN DIRITTO PARZIALE
Non in tutti i Paesi esteri il semplice uso del marchio, non registrato, può attribuire diritti di preuso al suo utilizzatore. Questo accade perché gli ordinamenti riconoscono soltanto i diritti scaturenti dal deposito/registrazione secondo la regola del first to file, ossia il diritto di esclusiva è attribuito al primo soggetto che deposita la domanda di registrazione del marchio.
Che cosa significa tutto ciò? Significa che se in questi Paesi (ad esempio Francia, Russia, Cina) avete utilizzato il marchio senza averlo registrato, è possibile che un terzo vada a depositarsi un segno distintivo uguale o simile al Vostro e paradossalmente in quello Stato finireste per diventare “contraffattori di Voi stessi”!
Con la gravosa conseguenza di non poter usare più il Vostro marchio e perdere all’improvviso un mercato coltivato per anni.
D’altro canto, anche nei Paesi in cui il marchio “di fatto” trova riconoscimento legale, occorre considerare che si tratta comunque di un diritto molto ristretto perché, in caso di successivo deposito da parte di un terzo, il preutente potrà tutt’al più continuare l’utilizzo del proprio marchio “di fatto” soltanto nei limiti territoriali e quantitativi del suo preuso. Quindi è come celebrare la morte del business !
2 – I TEMPI PER L’OTTENIMENTO DELLE REGISTRAZIONI NON SONO BREVI E SPESSO SI VERIFICANO PERDITE DI CHANCE PER MANCANZA DI REGISTRAZIONE
Sembra un’affermazione apocalittica ma le predite di chance per mancata registrazione di marchio sono più frequenti di quanto si possa pensare.
Solitamente i distributori locali richiedono che il marchio da “collocare” sia registrato e non intraprendono l’attività di commercializzazione sino a che la procedura non sia terminata con successo.
Quindi buona regola è di avviare le procedure di registrazione del marchio non quando si è già in prossimità della sottoscrizione di un contratto con il partner locale, bensì in anticipo quando si inizia a pianificare l’apertura di un nuovo mercato.
In questo modo, si evitano fastidiosi inconvenienti causati dalla situazione di stallo dovuta all’attesa dei tempi burocratici (purtroppo a volte non brevi) per l’ottenimento della registrazione del marchio e si potrà invece subito avviare la collocazione del prodotto sul nuovo mercato all’indomani della stipula dell’accordo di distribuzione.
3 – LA REGISTRAZIONE DI MARCHIO SERVE A TUTELARE I NOMI A DOMINIO
A volte accade di scoprire che altri soggetti, con o senza intenzioni contraffattive, abbiano già bloccato il nome a dominio corrispondente al Vostro marchio con l’estensione di un particolare Paese di interesse.
Ad esempio la Vostra azienda è titolare del marchio “fiore” e del nome a dominio “fiore.it”, ma avendo aperto un nuovo mercato in Germania, ha la necessità del nome a dominio “fiore.de”.
Ebbene se il nome a dominio “fiore.de” risulta già occupato da un Vostro competitor, allora potrebbero esserci i presupposti per recuperare il dominio .de soltanto se in precedenza avete già registrato il marchio “fiore” anche in Germania.
Ciò non toglie che in linea di principio è sempre consigliabile chiedere sin da subito in assegnazione anche i nomi a dominio con estensione dei potenziali Paesi di interesse, per evitare casi di confusione in internet.
Non è infrequente infatti che dei concorrenti richiedano in assegnazione dei nomi a dominio corrispondenti al marchio altrui e che li utilizzino poi per reindirizzare il traffico verso i propri siti proprietari per accaparrarsi la clientela in spregio alle più basilari condotte di concorrenza leale.
Se stai pianificando di entrare in nuovi mercati, contattaci per ricevere informazioni e supporto sui passi da intraprendere per non avere brutte sorprese!