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FAQ: TROVA QUI LA TUA RISPOSTA SU BREVETTI & INVENZIONI

Oggi il valore di molte aziende è costituito al 90% dai cosiddetti intangible assets, costituiti in maggior parte da diritti di proprietà industriale. Con la protezione brevettuale è possibile impedire ad altri di brevettare invenzioni identiche o simili e anche di violare i diritti d’uso (produzione e commercializzazione) oggetto del brevetto.
Possedere un brevetto forte fornisce concrete possibilità di ottenere successo nelle azioni legali contro coloro che copiano l’invenzione protetta.
Il brevetto è un formidabile strumento commerciale per le imprese, che consente loro:

  • di proteggere i propri investimenti in ricerca e innovazione, evitando che altri utilizzino gratuitamente il frutto;
  • di tali attività di acquisire risorse economiche supplementari attraverso la gestione economica dei suoi diritti di uso.
Un disegno o modello protegge soltanto l’aspetto esteriore di un prodotto.
Un brevetto protegge la funzione, il funzionamento o la struttura di un’invenzione.
Un marchio serve a individuare l’origine aziendale dei prodotti e servizi per distinguerli da quelli concorrenti.
Un buon portafoglio brevetti può essere percepito dai partner commerciali, dagli investitori, dagli azionisti e dai clienti come una dimostrazione dell’alto livello di qualità, specializzazione e capacità tecnologica dell’azienda, elevandone l’immagine positiva.
Utilizzando il brevetto non solo per disporre di un diritto esclusivo sul mercato, ma anche come una normale proprietà o bene, è possibile ottenere i seguenti vantaggi economici e competitivi:

  • profitti supplementari derivanti dalla concessione di licenze d’uso o dall’assegnazione del brevetto: il titolare di un brevetto può cederne l’uso a terzi in cambio di un compenso pecuniario e/o del pagamento di “royalty”, in modo da produrre profitti supplementari per la propria impresa; la vendita (o l’assegnazione) di un brevetto implica il trasferimento della proprietà sullo stesso, mentre la licenza di un brevetto comporta la sola possibilità di servirsi dell’invenzione brevettata a specifiche condizioni
  • profitti più alti o utili sugli investimenti: se l’impresa ha investito una quantità significativa di denaro e di tempo in R&S, la protezione brevettuale derivante dall’invenzione può rivelarsi uno strumento economico e finanziario per un ritorno degli investimenti
  • accesso alla tecnologia mediante licenze incrociate: qualora l’impresa fosse interessata a una tecnologia di proprietà di un’altra impresa, potrà utilizzare i propri brevetti al fine di negoziare un accordo in base al quale le due imprese potranno utilizzare, nel rispetto delle condizioni previste dall’accordo stesso, uno o più dei rispettivi brevetti
  • accesso a nuovi mercati: la concessione a terzi di una licenza su un brevetto può determinare l’accesso a nuovi mercati che sarebbero altrimenti inaccessibili; in questo caso è consigliabile proteggere l’invenzione anche nel mercato straniero d’interesse
  • maggiori possibilità di ottenere contributi finanziari dai soggetti intermediari a fronte della titolarità di un asset intangibile: la proprietà di brevetti (ovvero la licenza d’uso di brevetti posseduti da altri) può rivelarsi essenziale per ottenere risorse finanziarie integrative in sede di produzione e commercializzazione dei propri prodotti; in alcuni settori, come ad esempio quello delle biotecnologie, spesso è necessario disporre di un importante portafoglio di brevetti per attirare investitori pronti a finanziare progetti ambiziosi.

In pratica un brevetto determina un concreto arricchimento di un’azienda, oltre che accrescerne la posizione di forza sul mercato.

Non è possibile proteggere un’idea attraverso i Diritti di Proprietà Industriale. Occorre che detta idea si materializzati in una forma qualunque per verificare se possiede i requisiti di legge per la protezione in esclusiva.
Fino a quando il prodotto non diventa “reale” è soltanto una idea. Pertanto è necessario stipulare un contratto di confidenzialità con l’impresa a cui verrà spiegato il progetto. Attraverso il suddetto contratto si eviterà che l’impresa di marketing si appropri o comunichi l’idea in questione a terzi.
Per depositare una domanda di brevetto non è necessario avere un prototipo ma è sufficiente disporre di una progettazione tecnica di ciò che si vuole realizzare e dei principi innovativi su cui si basa.
Se vengono distribuiti dei prototipi a clienti o laboratori, è necessario far sottoscrivere un accordo di segretezza che vincoli alla riservatezza. L’accordo deve contenere delle specifiche clausole in cui di dichiara che tale distribuzione è finalizzata ai test o alla sperimentazione.
Una volta depositata la domanda di brevetto è possibile esporre il trovato in pubblico anche se non sono passati i 18 mesi previsti dalla legge per la pubblicazione. L’accortezza di non mostrare l’invenzione prima del deposito deriva dal fatto che mostrandola la si rende nota ad altri e quindi l’invenzione perde il requisito della novità.
I brevetti sono diritti territoriali, e pertanto sono protetti unicamente in quei Paesi e in quelle regioni, vale a dire determinati insiemi di Paesi, in cui sono stati concessi.
In altri termini, se un brevetto è privo di protezione in un Paese, l’invenzione (o il modello di utilità, o la nuova varietà vegetale) potrà essere replicata, utilizzata, importata o venduta da chiunque in quel territorio.
La protezione di un brevetto nei Paesi stranieri dà viceversa al titolare la possibilità di beneficiare degli stessi diritti esclusivi di cui gode in Italia.
Brevettare all’estero serve inoltre ad ampliare lo spettro delle opportunità di concessione di licenze d’uso a imprese straniere, sviluppando rapporti esterni all’azienda e beneficiando di una modalità di accesso alternativa a mercati stranieri attraverso la collaborazione con altre aziende.
Poiché proteggere un brevetto all’estero può essere costoso, è opportuno selezionare attentamente i Paesi in cui richiedere tale protezione, verificando una serie di condizioni, tra cui:

  • dove sarà fabbricato il prodotto?
  • dove è più probabile che venga commercializzato il prodotto brevettato?
  • quali sono i principali mercati per prodotti simili?
  • dove sono i principali concorrenti?
  • quali sono i costi necessari per brevettare?
  • quali saranno le difficoltà procedurali per proteggere un brevetto in un dato Paese?
La data del primo deposito nazionale (ad esempio in Italia) di un brevetto viene chiamata “data di priorità” e qualunque ulteriore deposito per la stessa invenzione in altri Paesi esteri, purché entro i 12 mesi successivi (e cioè entro il “periodo di priorità”), beneficerà della medesima data di priorità e prevarrà rispetto a eventuali altre domande presentate successivamente da terzi riguardanti la stessa innovazione tecnologica.
Pertanto, è assolutamente consigliabile inoltrare le richieste di brevetto all’estero entro il periodo di priorità.
La rivendicazione della priorità va effettuata contestualmente alla domanda di deposito all’estero. Deve contenere le indicazioni relative agli estremi del primo deposito (in Italia) e la relativa documentazione.
Dopo la scadenza del periodo di priorità e fino a quando la domanda non viene pubblicata per la prima volta dall’Ufficio brevetti (generalmente dopo 18 mesi dalla data di priorità) in linea teorica – e sempre che sia rimasta totalmente segreta – potrebbe essere ancora possibile chiedere la protezione per la stessa invenzione in altri Paesi, ma non sarà più possibile rivendicare la priorità del primo deposito.
Occorre però sottolineare che, in quest’ultimo caso, qualsiasi divulgazione dell’invenzione potrà compromettere seriamente il requisito di novità in sede di eventuali tentativi di deposito successivi.
Con il deposito della prima domanda di brevetto si «acquista» un diritto di priorità di validità annuale per l’estensione all’estero. Pertanto anche un eventuale deposito in Italia produrrebbe durante il primo anno degli effetti in Cina. La partenza dall’Italia presuppone che entro i 12 mesi che seguono al deposito si provveda al deposito anche in Cina.
Ci sono tre modalità principali per proteggere un’invenzione o un modello di utilità all’estero:

  • Il percorso nazionale. Si può richiedere protezione presso l’Ufficio brevetti nazionale di ogni Paese di interesse, provvedendo al deposito della domanda di brevetto nella lingua prevista e pagando le relative tasse. In molti Paesi, inoltre, ai richiedenti stranieri è richiesto quale requisito di utilizzare i locali consulenti in proprietà industriale. Questo percorso può essere molto costoso, oltre che complesso, nel caso in cui il numero di Paesi in cui chiedere la protezione sia ampio.
  • Il percorso regionale. Quando molti Paesi sono membri di un sistema regionale di brevetti, è possibile inoltrare richiesta di protezione con effetto sui territori di tutti o di alcuni di questi Paesi, attraverso l’ufficio regionale competente: ad esmepio per l’Europa, l’Ufficio Europeo dei Brevetti – EPO (EPO).
  • Il percorso internazionale. Se un’impresa intende proteggere un’invenzione o un modello di utilità in un certo numero di Paesi membri del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT – Patent Cooperation Treaty), si può considerare l’opportunità di inoltrare una domanda internazionale (PCT) di brevetto. Una sola domanda PCT, in una sola lingua e a fronte del pagamento di un unico gruppo di imposte, ha efficacia legale in tutti i Paesi membri PCT. Questo sistema riduce in modo significativo i costi iniziali della procedura, evitando che siano presentate singole domande per ogni Ufficio brevetti. Il PCT può anche essere utilizzato per inoltrare domande in alcuni dei sistemi regionali di brevetto. Inoltrando una domanda internazionale ai sensi del PCT, si può, allo stesso tempo, ottenere un’opinione preliminare non vincolante sulla brevettabilità valida in più di 148 Paesi.
Prima di presentare domanda di brevetto è opportuno assicurarsi che il brevetto sia conforme alle prescrizioni di legge e possegga tutti i requisiti richiesti, in particolare quello della novità.
A tal fine è utile effettuare in proprio una ricerca d’anteriorità sullo stato dell’arte esistente: con milioni di brevetti concessi in tutto il mondo e milioni di pubblicazioni disponibili che costituiscono l’attuale stato dell’arte, ci sono infatti evidenti rischi che alcuni documenti o combinazioni degli stessi possano rendere l’invenzione non nuova o ovvia e, pertanto, non brevettabile.
Una ricerca d’anteriorità che sveli l’esistenza di pubblicazioni o brevetti nello stesso campo può prevenire un vano investimento di risorse su una domanda di brevetto non accoglibile.
Il diritto al brevetto spetta all’autore dell’invenzione o del modello o ai suoi aventi causa.
Quando l’invenzione (ma lo stesso vale per il modello di utilità) è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto, e a tale scopo retribuita, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all’autore del trovato è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore.
Se, peraltro, pur essendoci rapporto di lavoro, l’attività inventiva non è l’oggetto di tale rapporto, il lavoratore-inventore ha diritto (qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto) anche a un equo premio.
Al di fuori delle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha solo un diritto di opzione se il trovato ottenuto è ricompreso nel settore di attività dell’azienda.
L’art. 65 CPI prevede che, quando il rapporto di lavoro intercorre con un’Università o con una Pubblica Amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti di Università, delle Pubbliche Amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.
Quando più di una persona contribuisce in maniera rilevante all’ideazione e alla realizzazione di un’invenzione, tali soggetti sono definiti come inventori congiunti e, per tale motivo, devono essere tutti espressamente menzionati nella relativa domanda di brevetto.
Si parla di invenzione di gruppo. L’applicazione e lo sfruttamento di brevetti, che appartengono a più entità o persone, spettano a tutti i contitolari e sono disciplinati dalle regole sulla comunione. I contitolari sono obbligati in solido al pagamento delle tasse di brevetto.
In questo caso però è consigliabile regolamentare in anticipo tramite apposite pattuizioni contrattuali la gestione del brevetto per evitare in futuro controversie tra i comproprietari.
I diritti di proprietà industriale hanno una durata di 20 anni dalla data di deposito nel caso di brevetti per invenzione industriale, 20 anni dalla data di concessione nel caso di privative per nuove varietà vegetali, di 10 anni dalla data di deposito per modelli di utilità, a partire dalla data del deposito.
Sono necessarie però due condizioni: che il suo oggetto abbia attuazione e che siano regolarmente pagate le relative spese di mantenimento.
Alla scadenza l’oggetto del brevetto o della privativa diventa di pubblico dominio, ovvero non gode più di protezione e chiunque ne può usufruire senza vincoli o versamento di corrispettivi.
Le spese di mantenimento di un brevetto devono essere regolarmente pagate:

  • se si è ottenuto un brevetto per invenzione, con cadenza annuale, a partire dal quinto anno dalla richiesta di brevettazione (le prime quattro annualità sono incluse nella tassa di deposito / comprese nei costi della domanda stessa)
  • se invece si è ottenuto un brevetto per modello di utilità, occorre pagare contestualmente al deposito della domanda cinque annualità e dopo cinque anni pagare le altre cinque, per cui complessivamente si fanno al massimo due versamenti.

Nel caso di brevetto per invenzione ciascuna annualità deve essere pagata, anticipatamente e a partire dal quinto anno, entro e non oltre l’ultimo giorno del mese anniversario del deposito della domanda. Ad esempio se un brevetto è stato depositato il 10 luglio 2012 i diritti di mantenimento in vita andranno versati entro il 31 luglio degli anni successivi alla fine del quarto, a partire dal 31 luglio 2016 e fino al 31 luglio 2031 o, corrispondendo la sovrattassa a titolo di mora anche entro l’ultimo giorno utile del semestre successivo.

Se invece si prende quale riferimento non la data di deposito bensì quella di concessione del brevetto, il pagamento è ammesso anche entro 4 mesi da quest’ultima, ovvero nei 6 mesi successivi con sovrattassa a titolo di mora per i diritti eventualmente maturati fino a quel momento. In questo caso la scadenza ultima non coincide con quella dell’ultimo giorno utile del mese anniversario ma il periodo dei quattro mesi (ovvero dei successivi sei mesi con sovrattassa) decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato rilasciato l’attestato.

Se l’ annualità non viene pagata nei termini il brevetto decade e con esso il diritto del titolare al suo utilizzo esclusivo.
La legge prevede che l’oggetto del brevetto deve essere attuato entro tre anni dalla data di concessione del brevetto e che l’attuazione non deve essere sospesa per più di tre anni consecutivi.
Attuazione significa fabbricazione e vendita in Italia o importazione e vendita in Italia di oggetti prodotti in uno Stato membro dell’Unione Europea e/o in uno Stato membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.
In mancanza di attuazione del brevetto è possibile la concessione di una licenza obbligatoria o, nel caso di persistente mancata attuazione, la decadenza del brevetto.

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