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Dai Marchi Tridimensionali al Trade Dress

Il presente approfondimento sui Trade Dress nasce da un esigenza di protezione manifestata da un cliente relativamente ad un progetto – di cui si sottace l’identità – che presenta intrinsecamente delle potenzialità molto elevate e che merita particolare attenzione nella valutazione di ogni singola sfumatura.

Il Trade Dress è un istituto americano di elaborazione giurisprudenziale in quanto non previsto dal Lehman Act. Le Corti lo hanno definito come un insieme di caratteristiche di una confezione o prodotto, che possono comprendere le dimensioni, la forma, il colore, il posizionamento, l’etichetta, la grafica.

Trova corrispondenza in Europa nei nostri marchi non convenzionali, quali ad esempio i marchi tridimensionali, di forma, di posizionamento. E sottende le medesime problematiche.

Dalle Linee Guida dell’Ufficio Marchi Statunitense si evince che la protezione di un prodotto/servizio attraverso l’istituto dei Trade Dress presuppone due caratteristiche che possono alternativamente sussistere:

  • capacità distintiva intrinseca (piuttosto rara);
  • capacità distintiva acquisita nel tempo grazie ad un uso intenso sul mercato.

Il marchio è intrinsecamente distintivo se per la sua natura intrinseca è idoneo ad identificare la provenienza aziendale (caso Wal-Mart, cit. Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 Stati Uniti 763, 768 (1992).

Per determinare se un marchio è intrinsecamente distintivo, l’Esaminatore deve valutare se il marchio richiesto sia:

  1. una forma “comune”;
  2. unico o insolito nel settore in cui viene utilizzato;
  3. un semplice perfezionamento di una forma comunemente adottata o una forma ornamentale nota per una particolare classe di prodotti e se possa essere intesa dal pubblico come un abbellimento del prodotto stesso;
  4. capace di creare un’impressione commerciale distinta dagli elementi verbali che assurgono a marchio.

I contributi giurisprudenziali hanno permesso di definire le peculiarità e le criticità dei Trade Dress anche rispetto ad altri strumenti di protezione, che possiamo enucleare nei seguenti punti:

  • Il Trade Dress può essere intrinsecamente distintivo, ossia fin dalla sua origine, come qualsiasi altro marchio. In applicazione di tale principio l’istituto è stato ritenuto applicabile per identificare servizi resi da una catena di “fast food” contraddistinti da un’atmosfera festosa, colori vivaci, pittura e murales, tende e ombrelloni a tema (caso Taco Cabana – Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1992).
  • Mentre la confezione di un prodotto può a volte essere distintiva, la forma esterna di un prodotto non può mai essere intrinsecamente distintiva; quindi, è registrabile solo a seguito di acquisito secondary meaning, ossia di uso intenso sul mercato. Il design del prodotto serve quasi sempre per scopi diversi da quelli di identificazione dell’origine dei prodotti e il consumatore è portato a ritenere che anche il design del prodotto più insolito e fantasioso (ad es., Uno shaker a forma di pinguino) è destinato non ad identificare la provenienza aziendale, ma a rendere il prodotto stesso più utile e/o attraente (caso Wal-Mart 22 marzo 2000 – Corte Suprema degli Stati Uniti).
  • Per la protezione come Trade Dress è necessario che l’oggetto della protezione non abbia carattere funzionale. Ad esempio per far registrare la configurazione di una bottiglia di profumo per profumi è necessario che la forma della bottiglia di per sé sia distintiva e non funzionale. In altre parole è necessario che la forma non sia né essenziale per il funzionamento della stessa, né sia l’unica forma per configurare la bottiglia.
  • I marchi di colore sono costituiti esclusivamente da uno o più colori usati su merci o in connessione con i servizi. In Wal-Mart, la Corte ha affermato che i marchi di colore non sono mai intrinsecamente distintivi (Wal-Mart citando Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 Stati Uniti 159, 162-163, (1995). Pertanto, l’Esaminatore dovrà rifiutare di registrare un marchio di colore salvo che il richiedente dimostri che il marchio ha acquisito un carattere distintivo.

Le cautela nel concedere una tutela attraverso i Trade Dress dipende dal fatto che questo istituto permette di estendere illimitatamente nel tempo la protezione. Pertanto l’interesse della singola azienda deve essere contemperato con l’interesse generale ad evitare posizioni di monopolio, perciò la tutela è limitata ai casi in cui è effettivamente molto forte il potere attrattivo del marchio.

Pertanto l’accesso alla tutela del Trade Dress non è mai scontata ed il rischio di obiezioni sulla carenza di distintività deve essere sempre ben ponderato sia in fase di registrazione sia nel corso di successive vertenze. Una buona strategia di protezione potrebbe essere quella di partire da altri istituti per poi rafforzare la protezione attraverso il Trade Dress dopo che sia stato intensamente usato come tale sul mercato e pubblicizzato in modo da far dei riferimenti specifici agli elementi distintivi di cui si richiede la protezione. In tale modo si contribuisce incisivamente a che possano acquistare sul mercato quell’avviamento e quella dignità di indicatori di origine della fonte aziendale.

 

2017-01-30T15:11:33+00:00 25 aprile 2016|